CADUCIDAD DE UNA MARCA COMUNITARIA (Spinning) POR VULGARIZACI脫N EN UN ESTADO MIEMBRO

En la sentencia de 8 de noviembre de 2018 (T-718/16), Mad Dogg Ahtletics, Inc contra EUIPO, el Tribunal General se pronuncia sobre la caducidad de una marca comunitaria que, seg煤n la EUIPO, hab铆a devenido la designaci贸n usual de un tipo de entrenamiento y del material utilizado para llevarlo a cabo en la Rep煤blica Checa. Hay tres aspectos que merecen destacarse. El primero es el momento en que debe valorarse si se ha producido la 鈥渧ulgarizaci贸n鈥. El Tribunal General afirma que es la fecha de la solicitud de caducidad. Fundamenta su respuesta en el art. 55.1 del Reglamento 207/2009 (en la actualidad, el art. 62.1 del Reglamento 2017/1001) y en la jurisprudencia sobre la caducidad de una marca por falta de uso efectivo, aplicable mutatis mutandis al supuesto analizado. Rechaza que los esfuerzos realizados por el titular de la marca, Mad Dogg Athletics, Inc., para evitar la vulgarizaci贸n despu茅s de la solicitud de caducidad tengan efectos para evitarlas. 鈥淓n cualquier caso, de haberse producido el mencionado cambio en la percepci贸n del p煤blico, la recurrente siempre tendr铆a la posibilidad de solicitar de nuevo a la EUIPO el registro de su marca鈥 (p谩rr. 22).

La segunda cuesti贸n relevante es el territorio que debe tenerse en cuenta al valorar la causa de caducidad. La raz贸n es que, a pesar de que se trataba de una marca comunitaria, la sociedad que solicit贸 su caducidad, Aerospinning Master Franchising s.r.o., hab铆a referido su vulgarizaci贸n exclusivamente a laRep煤blica Checa. El Tribunal General subray贸 que el art. 51.2 del Reglamento 207/2009 no preve铆a la posibilidad de fraccionar la caducidad en funci贸n del 谩mbito geogr谩fico. Pero afirm贸 que si el signo distintivo hab铆a devenido la designaci贸n usual del producto o servicio en una parte del territorio comunitario,deb铆a predicarse la caducidad respecto de toda la Uni贸n Europea. As铆, en el p谩rrafo 34 explica que聽鈥… cuando se demuestre que una marca de la Uni贸n ha perdido todo car谩cter distintivo en una parte limitada del territorio de la Uni贸n, o, en su caso, en un solo Estado miembro, dicha constataci贸n implicar谩 necesariamente que ya no podr谩 tener los efectos previstos en el Reglamento n.o 207/2009 en toda la Uni贸n. En consecuencia, y contrariamente a lo que alega la recurrente, es suficiente conque se haya constatado la transformaci贸n de tal marca en una designaci贸n usual,aunque haya sido en un solo Estado miembro, para que la caducidad de los derechos de su titular se declare respecto del conjunto de la Uni贸n.鈥

El fundamento entronca con la ratio de la marca comunitaria: superar el fraccionamiento estatal del mercado europeo para permitir que las empresas expandan sus actividades econ贸micas a todo 茅l. Adem谩s, esa soluci贸n evita resoluciones contradictorias entre la EUIPO y los tribunales nacionales.

El tercer tema sobre el que se pronuncia el Tribunal General, y que a la postre deviene trascendental, es el p煤blico que debe tomarse en consideraci贸n al valorar la caducidad. Realiza una interpretaci贸n amplia y afirma que hay que prestar atenci贸n a las circunstancias del mercado de los productos o servicios en cuesti贸n. Aunque atribuye un peso preponderante a los consumidores finales,tambi茅n deben tenerse en cuenta los clientes profesionales. En el caso resultan decisivos puesto que eran ellos los que contrataban los servicios y adquir铆an los productos identificados por la marca para ponerlos a disposici贸n de sus clientes, los consumidores finales. Como la EUIPO no los tubo en cuenta, el Tribunal General anula su decisi贸n.

鈥淟a resoluci贸n impugnada no contiene, en cambio, ning煤n elemento relativo a la percepci贸n dela marca controvertida por los clientes profesionales 鈥 esos profesionales son quienes adquieren generalmente las bicicletas est谩ticas, para ponerlas posteriormente a disposici贸n de sus propios clientes, a fin de permitir que estos 煤ltimos practiquen la actividad deportiva de que se trata鈥 (p谩rrafo 63) 鈥

鈥淓l mencionado error de apreciaci贸n en la definici贸n del p煤blico pertinente vicia el conjunto de la resoluci贸n impugnada y, por lo tanto, justifica su anulaci贸n鈥(p谩rrafo 65)

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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