STS 474/2017: legitimaci贸n activa y secreto industrial

El Tribunal Supremo aborda dos temas de inter茅s respecto de la competencia desleal en su sentencia 474/2017, de 20 de julio. El primero es el criterio para determinar la legitimaci贸n activa (art. 33 LCD). El segundo, si un know-how vinculado a una patente puede tener la consideraci贸n de 鈥榮ecreto industrial鈥 a efectos de los arts. 13 y 14 LCD. A fin de comprender correctamente su doctrina, conviene conocer los hechos. Esencialmente, una sociedad estadounidense concedi贸 a otra espa帽ola una licencia de patente y dos de marcas y tambi茅n le transmiti贸 know-how en relaci贸n con la restauraci贸n de tuber铆as sin obras. El contrato conten铆a tambi茅n un deber de confidencialidad y una obligaci贸n de cesar en el uso del 煤ltimo elemento cuando terminara la relaci贸n contractual. La mercantil americana resolvi贸 el contrato por incumplimiento de la sociedad licenciataria. Socios y trabajadores de 茅sta constituyeron dos sociedades que se dedicaron a la misma actividad. La compa帽铆a licenciante ejercit贸 una pluralidad de acciones de competencia desleal en relaci贸n con los il铆citos de violaci贸n de secretos (art. 13), aprovechamiento de la inducci贸n a la infracci贸n contractual (art. 14), enga帽o (art. 5) y conductas contrarias a la buena fe (art. 4). Tanto la primera instancia como la Audiencia Provincial estimaron parcialmente la demanda en relaci贸n a los dos primeros actos desleales.

Los demandados alegaron la falta de legitimaci贸n activa del demandante al considerar que no actuaba en el mercado espa帽ol. Era una empresa estadounidense que hab铆a licenciado derechos de propiedad industrial en Espa帽a, pero que carec铆a de presencia en el mercado nacional. El Tribunal Supremo rechaza ese argumento. Empieza recordando que el art. 33 exige que concurra un doble requisito: la presencia en el mercado y la afectaci贸n directa a los intereses econ贸micos por la conducta desleal. Y a帽ade -y aqu铆 reside la relevancia de la sentencia- que el primer elemento debe interpretarse a la luz del acto desleal objeto de an谩lisis, para evitar una ex茅gesis excesivamente literal que conduzca a resultados indeseados. Al aplicar este criterio llega a la conclusi贸n de que el demandado si actuaba en el mercado espa帽ol, pues hab铆a licenciado sus conocimientos secretos聽a una empresa espa帽ola para que los explotara aqu铆. En palabras suyas:

鈥溾l hecho de suministrar a Aceduraflo Espa帽a el know how propio para la reparaci贸n de tuber铆as sin obras, mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado espa帽ol, era una forma de introducirse y participar en este mercado, y la violaci贸n del secreto industrial que supon铆a ese know how, as铆 como su aprovechamiento por terceros, perjudic贸 directamente los intereses econ贸micos que Pipe ten铆a en aquel know how.

En cuanto a la segunda cuesti贸n, la parte demandada vino a argumentar que el know-how no constitu铆a un secreto industrial pues hab铆a sido divulgado a trav茅s de la patente. El Tribunal Supremo lo rechaza. Por una parte, afirma que el motivo ha sido mal planteado 鈥溾orque no especifica la norma jur铆dica infringida que, en ese caso, deb铆a ser la aplicable al caso, en concreto los arts. 13 y 14.2 LCD鈥 Por otra, no coincid铆an el know-how y la patente:

鈥淓s cierto que la patente supone, respecto de la invenci贸n protegida, su divulgaci贸n y por ello que deja de ser secreto. Pero tambi茅n lo es que la patente puede venir complementada con un know how, que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotaci贸n empresarial.

De este modo, el que la demandada tuviera una patente relacionada con el sistema que empleaba para la reparaci贸n de tuber铆as sin obras, no significa que esta invenci贸n absorbiera todo el know how de la empresa, y por lo tanto no impide que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial.鈥

Los demandados tambi茅n argumentaron la infracci贸n de las reglas de la carga de la prueba en relaci贸n a la ‘vulgarizaci贸n’ del secreto industrial. Al igual que en los dos extremos anteriores, el Tribunal Supremo se posiciona en contra. Afirma que la Audiencia hab铆a acertado en su decisi贸n. Correspond铆a al demandante acreditar el hecho constitutivo de su pretensi贸n; es decir, la existencia del secreto y la infracci贸n por parte de los demandados. Eran 茅stos quien deb铆an haber probado la vulgarizaci贸n del mismo; cosa que no hicieron

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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