Marcas vs competencia desleal: el caso ‘Orona’

En la VIII Jornada de Barcelona sobre Derecho de Propiedad Industrial, el profesor Rafael García Pérez nos hablará esta tarde de la STS 94/2017, de 15 de febrero. Tengo muchas ganas de oírle, pues este fallo aborda un tema que siempre me ha interesado: la relación entre las normativas de propiedad industrial y de competencia desleal.

Tiene su origen en el litigio entre Orona S. Coop, empresa líder en el mercado del diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, y Citylift SA, que se dedicaba a la venta y mantenimiento de ascensores y elevadores. El conflicto se produce porque la última entidad utilizó el signo distintivo “Orona”, perteneciente a la primera, en el servicio de referenciación “AdWords”. Al introducir este termino en el buscador de Google aparecía, en ocasiones informa la sentencia, la página web de Citylift, SA  (“www.mantenimientoascensores.net“).

Orona S. Coop demandó a Ciylift SA por infracción de marca y competencia desleal. En la primera instancia, el juzgado de lo mercantil desestimó la demanda. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso y decidió que había existido un acto desleal de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD). El Tribunal Supremo revoca el último fallo al considerar que no existe deslealtad.

Comienza explicando la diversidad de funciones de las Leyes de Marcas y de Competencia Desleal. Mientras la primera protege los signos distintivos que permiten a los empresarios identificar sus bienes y servicios, la segunda vela por el correcto funcionamiento del mercado. La relación entre ambas se rige por el principio de complementariedad relativa. Y cita la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre para explicarlo:

“…el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.”

Aplica esta doctrina y niega que Citylift cometa un acto desleal, pues su conducta se ajusta a las exigencias marcarias. El TS acoge el criterio seguido por el TJUE en la sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09), Interflora Inc contra Marks and Spencer plc. En ella se valoraba la utilización de una marca notoria como término de búsqueda en un servicio de referenciación. La clave es la finalidad de la elección de dicho término. Si es beneficiarse del poder de atracción de ese signo y aprovecharse del esfuerzo hecho por su titular para crear y fortalecer su imagen, el uso será injusto ex art. 5.2 de la Directiva 89/014 (art. 34.2.c de la Ley de Marcas). En cambio, será leal si lo que se pretende es ofrecer una alternativa a los productos o servicios, sin menoscabar las funciones de la marca.

El TS considera que la utilización que la demandada ha hecho de la marca ‘orona’ se ajusta al segundo supuesto: Citylift la ha usado para proponer una alternativa a los servicios de su competidor sin diluir su signo distintivo ni dañar sus funciones. Por lo tanto, la competencia ha sido leal. Y, en relación a la confrontación de las Leyes de Marcas y de Competencia Desleal, concluye:

“…si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria.”

 

About Carles Górriz López

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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