Usuario informado y deslealtad por asociación (STS 275/2017)

1. El litigio enfrentaba a dos fabricantes y comerciantes de souvernirs de cerámica, cuya técnica y gama de colores evocaba los de Gaudí. En la demanda se alegaba la infracción de diseños industriales y marcas, así como la comisión de un ilícito desleal por imitación. El demandado se opuso y en reconvención solicitó la declaración de nulidad de las marcas. En primera instancia se estimó la demanda, en relación con el diseño industrial y la deslealtad, pero también la reconvención, anulándose el derecho de exclusiva sobre los signos distintivos. La Audiencia Provincial dio un vuelco a la situación al desestimar totalmente la demanda y confirmar la decisión sobre la nulidad de la marca. En la sentencia 275/2017, de 5 de mayo, el Tribunal Supremo ratifica la decisión recurrida. Centra su atención en dos aspectos: el concepto de “usuario informado” de la Ley del Diseño Industrial y la deslealtad por riesgo de asociación.

2. El Tribunal Supremo define el “usuario informado” como un concepto intermedio entre el consumidor medio -criterio que toma en consideración la normativa de marcas- y el experto en el sector. Se trata de un usuario que presta un especial cuidado al adquirir los productos o servicios, bien por su experiencia personal bien por su amplio conocimiento del sector. Cita en su apoyo las sentencias del Tribunal de Justicia 20.10.2011 (C-281/10 P) y 18.10.2012 (C-101/11 P y C-102/11 P) y sus fallos SSTS 343/2014, de 25 de junio y 101/2016, de 25 de febrero.

En cuanto al litigio, el TS explica que la AP tenía dos opciones para valorar si los productos comercializados por la empresa demandada habían vulnerado el diseño industrial del demandante. El primero era el del ‘consumidor medio’ y el segundo el de ‘los comerciantes que declararon como testigos en el juicio’. Aplicó el segundo para valorar si el diseño de la parte demandada gozaba de singularidad. El TS bendijo esa decisión: “…en un sector en el que el consumidor no se caracteriza por presentar un especial cuidado y atención, puesto que no concurre en él la nota de la habitualidad ni la de la cualificación, es más adecuado referir el concepto de usuario informado … a los comerciantes que venden este tipo de productos, pues presentan la nota de especial cuidado y atención en la observación del producto, sin ser propiamente diseñadores ni expertos en el diseño”. También destacó que el demandante no podía apropiarse de los elementos en que se parecían los dos diseños, pues pertenecían al dominio público: la técnica del trencadís y la gama de colores característica de Gaudí. Darle la razón al demandante supondría permitirle monopolizar esos elementos.

3. En cuanto a la deslealtad por riesgo de asociación (art. 11.2 LCD), el TS comienza destacando que no se había imitado un signo distintivo sino una prestación. Para que existiera deslealtad en un supuesto semejante era necesario que la prestación fuera apta para evocar una determinada procedencia empresarial. Y eso exige que “…goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas”. Sólo existirá deslealtad si se copia un elemento o aspecto esencial, que presenta ‘singularidad competitiva’ o ‘peculiaridad concurrencial’. No es el caso de las formas estandarizadas que son las generalmente utilizadas en el sector. Igual sucede cuando los signos distintivos de las prestaciones enfrentadas son diferentes.

About Carles Górriz López

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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