OPOSICIÓN AL AGOTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ON LINE: STS 267/2016

La STS 267/2016, de 22 de abril se pronuncia sobre la existencia de un motivo legítimo que excluya el agotamiento del derecho de marca. El litigio enfrentaba a diversas empresas del conocido grupo L’Oreal y Websales Ibérica, SL. La demandada vendía cosméticos de diversas compañías en internet, al margen de la red de distribución selectiva del demandante. L’Oreal demandó a Websales por infringir su derecho de exclusiva y por realizar actos de competencia desleal. La primera instancia desestimó la demanda y la AP acogió el recurso en relación a la infracción de la Ley de Marcas. El Tribunal Supremo confirma su decisión. Interesa apuntar que no se discute ni la adecuación del tipo de distribución al producto, ni el agotamiento del derecho de exclusiva. La cuestión sustancial es la oposición al último; en particular, si la comercialización de los productos a través de internet en las condiciones que lo hace la demandada excluye el agotamiento y permite al titular del signo distintivo ejercitar el ius prohibendi.

El Tribunal Supremo realiza dos afirmaciones esenciales. La primera es que no se puede exigir a la comercialización a través de internet los mismos requisitos que a la realizada en un establecimiento físico abierto al público. La razón es que el primer canal de distribución es legítimo. Exigirle las mismas condiciones que a la distribución presencial puede representar una restricción injustificada de la libre competencia. “Por tanto, el incumplimiento de tales condiciones [exigencia de un unto de venta físico, servicio de asesoramiento o la venta a prueba mediante testers o probadores] no constituye un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de los demandantes”. Fundamenta su doctrina en la conexión del derecho de marca con la libre competencia. Recurre a la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95), Parfums Christian Dior y afirma “…el titular de la marca no puede excepcionar el agotamiento de la marca para introducir restricciones injustificadas a la libre competencia…”

La segunda consideración importante del Tribunal Supremo es que la comercialización por internet no debe infringir las funciones esenciales del marca. Y entre ellas no se halla sólo indicar el origen empresarial del producto o servicio sino también condensar el prestigio de la marca y de su titular. Así lo defendió el propio tribunal en su sentencia 1229/2008, de 22 de diciembre y también el TJUE en el fallo de 23 de abril de 2009 (C-59/08), Copad y Christian Dior et al. En el caso que nos ocupa afirma que las condiciones en que la empresa demandada distribuye los productos on line dañan la reputación de la marca. Por lo tanto, existe un motivo legítimo para exceptuar el agotamiento del derecho de exclusiva. En palabras suyas:

“Las circunstancias mencionadas (nombre de la página web, presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos) no son inherentes a la comercialización on line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo.

Lo expuesto lleva a considerar que concurrían motivos legítimos que permitían a las demandantes excepcionar el agotamiento de sus marcas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realizaba en su página web.”

About Carles Górriz López

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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